近年来,我国知识产权诉讼规模不断扩大,这与信息技术发展、权利人维权意识增强密切相关。与此同时,知识产权恶意诉讼也逐渐增多,司法机关如何对知识产权恶意诉讼进行准确认定,引发业界关注。
近日,江苏省高级人民法院(下称江苏高院)二审审结了苏州苏博包装有限公司(下称苏博公司)诉塞纳医药包装材料(昆山)有限公司(下称塞纳公司)恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案,认定塞纳公司向苏博公司提起专利侵权诉讼时不具有主观恶意,判决驳回苏博公司上诉,维持原判。
防潮设计引发纠纷
塞纳公司与苏博公司均是从事生产销售医药食品包装材料的企业,在业内具有一定的知名度。
2013年1月,塞纳公司向国家知识产权局提交了一件名为“防潮盖”的外观设计专利(下称涉案专利)申请。2013年6月,涉案专利获得授权(专利号:ZL201330013294.8)。
作为竞争对手,塞纳公司与苏博公司围绕涉案专利展开了多次交锋。
2020年4月,因认为涉案专利不符合专利法第二十三条第二款的规定,苏博公司就涉案专利向国家知识产权局专利局复审和无效审理部(下称复审和无效审理部)提起专利权无效宣告请求。
2020年8月,复审和无效审理部作出第45929号无效宣告请求审查决定,认定涉案专利与对比设计具有明显区别,决定维持涉案外观设计专利权有效。
2020年9月,案外人贺某以同样的理由对涉案专利提起专利权无效宣告请求。2020年10月13日,复审和无效审理部受理了上述专利权无效宣告请求,并组成合议组进行了审理。
2020年10月27日,因认为苏博公司销售的防潮盖产品与塞纳公司的专利产品在整体视觉效果上无实质性差异,涉嫌侵犯塞纳公司涉案专利权,塞纳公司将苏博公司诉至江苏省苏州市中级人民法院(下称苏州中院),请求法院判令苏博公司停止专利侵权行为,并赔偿其经济损失及合理开支共计331万余元。随后,苏州中院对该案进行立案审理,案号为(2020)苏05民初1475号(下称1475号案件)。
在1475号案件审理期间,复审和无效审理部对贺某提起的专利权无效宣告请求作出审查决定,宣告涉案专利权全部无效。
上述专利权无效审查决定作出后,塞纳公司于2021年3月向苏州中院申请撤回1475号案件的起诉。随后,苏州中院裁定准许撤诉。
双方诉争尘埃落定
在涉案专利之争告一段落后,苏博公司反手又将塞纳公司起诉至苏州中院。
在苏博公司看来,塞纳公司明知涉案专利存在不符合外观设计专利新颖性要件的情形,仍故意申请外观设计专利并对其提起侵权诉讼,对苏博公司造成了损害后果,主观上具有恶意。因此,苏博公司请求法院判令塞纳公司赔偿苏博公司该案及前述1475号案件所支出的律师费等共计17万元并公开致歉。
塞纳公司则认为,塞纳公司在提起外观设计专利权侵权诉讼时具备权利基础和事实基础,不具有损害苏博公司合法权益的不正当诉讼目的,在诉讼中不存在明显不当且有违诚实信用原则的诉讼行为,亦未给苏博公司造成损失。
苏州中院经审理认为,恶意诉讼本质上是侵权行为,对于某种具体的诉讼行为是否属于恶意提起知识产权诉讼,应从侵权行为、损害后果、主观过错以及侵权行为与损害后果之间是否存在因果关系等侵权责任的构成要件进行分析,其中行为人起诉时是否具有主观恶意是判断知识产权恶意诉讼成立的关键。就民事诉讼而言,依法提起诉讼是当事人的权利,可以表明权利人认真对待权利的态度。为保障诉权、鼓励当事人保护其知识产权,对恶意提起知识产权诉讼应当持有较高的认定标准。
具体到该案而言,苏州中院认为,首先,塞纳公司提起1475号案件时,其主张保护的涉案外观设计专利权利状态稳定,其起诉行为不存在明知不具有权利而起诉的权利滥用情形。其次,专利权无效的判断具有相当的专业性和复杂性,故在后的专利权宣告无效的情形并不能作为判断塞纳公司提起诉讼是否存在恶意的依据。最后,塞纳公司是在苏博公司提起宣告涉案专利权无效请求未果后才提起的1475号案件,又在涉案专利权被宣告无效后立即申请撤回了起诉,其诉讼行为符合诚实信用原则,并无不当。
综上,苏州中院认定苏博公司认为塞纳公司属于恶意提起知识产权诉讼的主张不能成立,判决驳回苏博公司诉讼请求。江苏高院二审维持该判决。
细化“恶意”认定标准
司法实践中,司法机关既要切实防范打击滥用知识产权、干扰他人正常经营、牟取不当利益的行为,也要明晰权利边界,保护正当使用。
北京中伦律师事务所合伙人律师王广巍在接受中国知识产权报记者采访时表示,对于“主观恶意”要件的认定,是认定是否构成知识产权恶意诉讼的实践难点。该案判决没有仅以涉案专利权被宣告无效就反推塞纳公司具有恶意,而是综合查明多项事实,结合塞纳公司起诉前涉案专利权的状态、涉案专利权被无效的原因、专利权被无效后塞纳公司的撤诉行为等情况,适度从严把握“主观恶意”的认定标准,细化了“主观恶意”的认定要素,准确认定塞纳公司不构成恶意诉讼。
王广巍建议,对于维权一方而言,应当基于诚实信用原则发起维权,在维权前审慎评估权利基础,以降低因为权利基础效力问题而导致败诉、甚至反被起诉的风险。例如,对于外观设计专利、实用新型专利等未经实质审查的知识产权,建议取得国家知识产权局作出的专利权评价报告。对于被诉方而言,建议综合评估起诉者在诉讼中及诉讼前后的各项行为,对于涉嫌恶意诉讼行为,灵活运用恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷这一新兴“武器”,追究对方的法律责任。
文章来源:中国知识产权报